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发明专利申请优先审查之“你问我答”

态度讨论

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2019-07-18 10:44:00

发明专利申请 专利优先审查 提交的文件不

钻瓜导读:国家知识产权局于2017年6月审议通过《专利优先审查管理办法》(以下简称《办法》),并自8月1日起施行。《办法》中规定:自同意优先审查之日起,发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书,并在一年内结案。

背景

国家知识产权局于2017年6月审议通过《专利优先审查管理办法》(以下简称《办法》),并自8月1日起施行。《办法》中规定:自同意优先审查之日起,发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书,并在一年内结案。

一些申请人鉴于各种原因希望自己的发明专利申请尽快得到审查和授权,往往会询问代理机构是否有途径可以实现发明专利申请的尽快审批。在《办法》施行之前,代理机构常常会建议申请人采用专利审查高速路(PPH)途径,但这条途径仅能够加速第一次审查意见的发出,不能确保整个审查周期得到缩短,而且相关申请必须具有国外同族申请(该国与我国之间有PPH协议)的正面审查结果;而现今,由于《办法》的施行,无疑为申请人提供了一条更为便利的加速审查的途径,这条途径不仅能够加速第一次审查意见的发出,而且能够大大缩短专利申请的整个审查周期,加速专利申请的结案进程。

《办法》施行尚不到两年时间,其涉及的审批程序与专利申请和PPH的审批程序相差甚远,很多申请人和代理机构对于优先审查程序仍然比较陌生。笔者在实际工作中积累了若干优先审查的案例,本文将基于这些已有案例,挑选出几个比较常见的问题,以一问一答的形式,仅对实审阶段(优先审查程序还适用于复审案件)中发明专利申请的优先审查程序做出一点解读,期望为申请人和专利代理同行提供一点帮助。

(1)

问:申请人在什么时候可以提出优先审查请求?

答:在收到“发明专利申请进入实质审查阶段通知书”之后。

解释:针对发明专利申请的优先审查请求,目前的要求是:发明专利是采用电子申请方式提交、且发明专利申请已经提出实质审查请求、缴纳相应费用后具备开始实质审查的条件。

在实际操作程序中,提出优先审查请求时,申请人需要提交“发明专利申请进入实质审查阶段通知书”和“实质审查缴费收据复印件”。因此,实际操作中提出优先审查请求,应当是在收到“发明专利申请进入实质审查阶段通知书”之后。

此外,由于在优先审查请求获得同意后,申请人根据专利法实施细则第五十一条第一款对申请文件提出修改将有可能导致优先审查程序终止,因此在实际操作中,如若申请人希望对申请文件做出主动修改,我们建议在进行主动修改之后再提出优先审查请求。

(2)

问:什么样的发明专利申请,满足予以优先审查的条件?

答:六种条件,满足其中之一即可。

解释:根据《办法》第三条的规定,专利申请的优先审查适用于以下6种情形:

(一)涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业;

(二)涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业;

(三)涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快;

(四)专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造;

(五)就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请;

(六)其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

有的专利申请可能同时满足上述若干条件。考虑到各项条件下文件准备的繁琐程度不同,建议在提出优先审查请求时,对请求理由加以适当选择。

在笔者接触的案例中,提出优先审查请求的专利申请较易满足上述第(一)项、第(四)项、或第(五)项条件。如果能够同时满足这些条件,笔者建议可以按照以下优先顺序对优先审查理由进行选择:

(五)----(一)----(四)

特别是上述第(五)项条件,其明显优势是,所需提交的相关证明文件相比于其他几项更少,以第(五)项作为理由提出优先审查请求,会大大简化文件的准备工作。以通过PCT途径向其他国家或地区在后提出申请为例,申请人无需提交任何证明文件,仅需要在优先审查请求书中写明PCT国际申请号即可。另外,在程序上,唯独上述第(五)项情形不需要国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见,其他各项情形均需签署推荐意见。因此,如果拟请求优先审查的申请同时满足包括第(五)项在内的多项条件时,鉴于程序和所需文件的繁琐度,申请人大可仅针对第(五)项来准备所需文件,并仅以该项作为理由提出优先审查请求。

当然,申请人也可以在提出请求时,针对多项理由同时提交所有相关证明文件,这或许能够提高审批通过的可能性(未可知);但需要提醒的是,在填写优先审查请求书时,按照要求,申请人仅可择优填写一个请求理由。其他理由可以作为参考在证明文件说明中进行列举。

(3)

问:提出优先审查请求,需要提交的文件有哪些?

答:申请人的身份证明文件、请求书、现有技术材料、实审通知书和实审缴费收据、相关证明文件及其说明、委托书(委托代理机构办理时需要提交)。

解释:在提出优先审查请求时,通常需要提交以下文件:

1、申请人的身份证明文件:个人需提交身份证原件及复印件,企业需提交加盖公章的营业执照复印件,事业单位需提交加盖公章的事业单位法人证书复印件。

2、优先审查请求书:填写专利申请信息、请求理由、附件清单、附件文件信息(现有技术列表)等。

3、现有技术材料:没有数量要求,可重点提交与发明专利申请最接近的现有技术文件。

4、发明专利申请进入实质审查阶段通知书、实质审查缴费收据复印件。

5、相关证明文件:如以第一、二、三、四、六项理由提出优先审查请求,需要提交相关证明文件,例如,针对第一项,可下载《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,节选其中所涉及的内容作为相关证明文件提交;如以第五项理由提出请求,对于通过PCT途径向其他国家或地区提出申请的,无需提交证明文件,仅在优先审查请求书中写明国际申请号即可,而对于通过巴黎公约途径提交的,需要提交对应国家或地区专利审查机构的受理通知书。

6、证明文件说明:简要说明针对哪一项理由提交了什么样的证明文件,需要特别提醒的是,证明文件说明需由申请人签字或盖章。

7、委托代理机构代办的,需提交授权委托书。

上述第1、6、7条必然需要申请人提供、或需要申请人签字/盖章,其他各条视情况可由代理机构协助准备。

(4)

问:提交的文件不符合要求怎么办?有补救的机会吗?

答:提交的文件不符合要求,一般会给予重新提交文件的机会。

解释:大多数优先审查请求需由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见(唯独上述第(五)项情形不需签署推荐意见)。中关村知识产权促进局(以下简称“促进局”)负责北京市专利申请优先审查的推荐工作。根据笔者最近的实践,如提交文件不符合要求,促进局一般会以电子邮件方式发送审批意见。在审批意见中,审批人会逐条列出提交文件的缺陷,并给出具体的修改或补充建议。申请人可按照审批意见修改或补充文件,再次提交优先审查请求;后续提交文件如若满足要求,促进局会再次发出电子邮件,告知审批通过。最终,由知识产权局下发正式的“专利申请予以优先审查通知书”。

以下提供一个含审批意见的电子邮件样例:

image.png

目前,“专利申请优先审查推荐业务电子平台”已上线,申请人可以登录电子平台在“当前状态”中查看申请的审核结果;如审核未通过,可根据审核意见补正材料并提交。

如果申请人提交的专利申请优先审查请求经促进局评审不予推荐或国家知识产权局决定不予优先审查的,促进局将不再接受该专利的再次优先审查申请。

(5)

问:优先审查是否只有优势,没有弊端?

答:优先审查是一把双刃剑,可能加快授权也可能加速驳回。

解释:优先审查请求一旦获批,审查员需要在一年内结案。因此,优先审查可能加快授权、反之也可能加速驳回。建议申请人最好在提交优先审查请求之前对专利申请进行前置检索,看看是否有授权前景,是否在提交优先审查请求之前对申请文件尤其是权利要求书进行修改,从而避免申请被加速驳回。

另外,在答复审查意见的过程中,如果针对部分技术方案,申请人与审查员的观点相左,申请人要特别注意答复时间和答复策略。假设申请人的争辩不能被审查员所接受,且一年期限临近,那么即使其他技术方案有授权前景,审查员也会果断地做出驳回处理。在此情况下,建议申请人根据审查情况保留可授权的权利要求,对于其他面临驳回的权利要求可以提交分案申请进行进一步尝试。

对于一般的审查过程,申请人尚有机会尝试“持久战”;而对于优先审查程序,申请人则要特别留意结案期限,必要时做出适当修改和让步。一年的结案时间不仅是对审查员的硬性要求,同时也会影响到申请人对于答复策略的选择。

此外,需要提醒申请人的是,对于一般审查程序的15天邮路在优先审查程序中是没有的,因此对于审查意见通知书的答复策略和修改方式的考虑时间将变得更短。

结语

以上是笔者基于目前的少量案例积累,对有关优先审查的几个问题做出的粗浅解答,希望为申请人和专利代理同行提供一点可借鉴之处。(来源:知产大讲堂)

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