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关于不丧失新颖性的公开中的“他人未经申请人同意而泄露其内容”的探讨

态度讨论

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2020-09-17 10:50:20

他人未经申请人同意而泄露内容 不丧失新颖性的公开 要求不丧失新颖性的宽限期的程序和证明文件

钻瓜导读:笔者在处理国内外申请人的申请时,不时会遇到申请提交之前申请的内容已经公开的情形。以下结合笔者自己处理过的两个案例和几个其他案例探讨不丧失新颖性的公开中的“他人未经申请人同意而泄露其内容”的一些问题。

一、典型案例的简介

笔者在处理国内外申请人的申请时,不时会遇到申请提交之前申请的内容已经公开的情形。以下结合笔者自己处理过的两个案例和几个其他案例探讨不丧失新颖性的公开中的“他人未经申请人同意而泄露其内容”的一些问题。笔者处理过的一件专利网">专利申请(下称案例1)是,申请人在申请专利之前发现其合作伙伴将其开发的技术申请了发明专利且该发明专利已公开,申请人在与代理人探讨后申请了实用新型专利,提出了不丧失新颖性宽限期声明并且提交了相关证明材料,目前该实用新型申请已 获得了授权。笔者处理过的另一件专利申请(下称案例2)是,在一件发明专利申请的一通中,审查员引用的对比文件为百度文库的一份PDF文档,该PDF文档的首页中明确地记载有申请人的名称和该发明专利的一个发明人的姓名,在与发明人的交流中,代理人得知该PDF文档是发明人在一次技术交流中演示的资料,遗憾的是,发明人由于担心提供证明材料的复杂度和获得认可的可能性低而未主张不丧失新颖性的宽限期,目前该专利申请通过删除部分权利要求而获得了授权。

二、是否可以针对非泄露人直接进行的公开主张“他人未经申请人同意而泄露”?

笔者认为可以,这也可以从上述案例1的审查结果中得到佐证。

专利法第二十四条规定了“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:……(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。”专利法实施细则第三十条第四款规定“申请专利的发明创造有专利法第二十四条第(三)项所列情形的,国务院专利行政部门认为必要时,可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。”专利审查指南第一部分第一章第6.3.3节规定了申请人应当提出不丧失新颖性的宽限期的声明并负有提交证明材料的义务。

无论是专利法、专利法实施细则还是专利审查指南均没有对他人未经申请人同意而泄露的泄露方式作出规定,哪怕是列举或举例。因此,笔者认为审查实践中不应对泄露方式作出过多限制。

《中国发明与专利》第15卷第9期(2018年9月)中刊载的文章《试论他人泄露不适用新颖性宽限期的特殊情形》提出一个案例(下称案例3):“申请人A向国务院专利行政部门提出一件专利申请a,随后另一申请人B告知申请人A,在其提出专利申请之前申请人B已经向中国大陆和中国台湾地区就相同的发明创造内容提出专利申请b1、b2,并且已经获得了中国大陆和中国台湾地区的实用新型专利权。申请人A在得知该情况后,向国务院专利行政部门提出了“不丧失新颖性宽限期”的请求,并提交了相应的证明材料,证明材料包括申请人A和B之间签署的保密协议,以及申请人B和泄露人C(B公司的员工,受申请人B的委派参与该项目的研发)的书面意见,其中泄露人C承认其是在未经申请人A同意的情况下将发明创造的内容泄露给了申请人B。”在该案例3中,审查员未认可申请人A的不丧失新颖性宽限期的主张。

该文章的作者给出的理由是,(1)泄露人C的“泄露”行为不属于专利法第二十四条第(三)项规定的情形。(现有证据)未表明申请人B在申请专利时或之前就已经知道受让于泄露人C的技术内容来源于申请人A,因此不能认定申请人B就该技术申请专利的行为受其与申请人A之间保密协议的约束,申请人B提出专利申请,导致技术内容的公开也不受该保密协议的约束,因此,从“他人”的角度看,申请人A不能以“他人”未经其同意为理由要求不丧失新颖性。(2)从“泄露”的角度看,国务院专利行政部门进行的公布和公告不属于专利法第二十四条第(三)项规定的“他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开”的情形。

笔者认为,不宜将泄露人C的泄露、申请人B的申请和国务院专利行政部门的公开行为割裂开而讨论何人违反了保密义务造成了未经申请人A的同意的公开。

在该案例3中,泄露人C是B公司的员工,受申请人B的委派参与该项目的研发,泄露人C在未经申请人A同意的情况下将发明创造的内容泄露给了申请人B。泄露人C的泄露是申请人B申请的基础和前提,国务院专利行政部门对发明创造的公开的根源在于申请人B将该发明创造申请了专利。泄露和公开已形成因果关系,因而,笔者认为该情形符合专利法第二十四条规定的“(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的”情形。

无论是专利法、专利法实施细则还是专利审查指南均没有要求泄露人和公开人是同一主体。专利审查指南第一部分第一章第6.3.3的一开始就使用了“他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开,包括……”这样的表述,笔者认为,不宜要求泄露人和公开人是同一主体,只要能证明泄露和公开之间有因果关系即可。

另一案例(案例4)涉及一种治疗乙肝的中药及其制备方法,专利号为03118126.0,其专利申请日为2003年3月3日,2010年1月5日曾某以争议专利不具有新颖性提起无效宣告请求,所依据的证据是国家药监局于2002年编的《国家中成药标准汇编内科肝胆分册》(以下称标准证据)。标准证据中记载了争议专利产品的处方和制备方法。专利权人未在无效程序中主张不丧失新颖性的宽限期,而是在针对无效决定提起的行政诉讼中,主张了不丧失新颖性的宽限期并且提交了证据表明该标准证据的提出人向国家药监局提出该药品试行标准之前已将该药品的相关技术转让给专利权人并与专利权人签订了技术转让协议及保密协议。

一审法院认为,专利权人已在无效程序收到使其专利“丧失新颖性”的标准证据,但是直到行政诉讼中才提出不丧失新颖性的理由,已经超出了专利审查指南中规定的提出不丧失新颖性的宽限期的两个月的期限。

专利权人不服一审判决向北京市高级人民法院提起上诉,二审法院对专利权人向一审法院提交的证据予以采信,对其证明的事实亦予以确认。二审法院认为:即使专利权人在其专利无效审查程序中需要向专利复审委员会作出“不丧失新颖性”的声明,也应当以其“知道或者应当知道”其专利属于专利法第二十四条第(三)项规定的“不丧失新颖性”的情形为前提。仅凭无效宣告请求书及证据副本不足以认定专利权人已经“知道或者应当知道”其专利属于“不丧失新颖性”的情形,只有在足够的证据和事实的基础上才可以认定专利权人“知道或应当知道”其专利属于“不丧失新颖性”的情形。

在该案例4中,二审法院将负有保密义务的技术转让人控制的公司将发明创造的内容向国家药监局申报国家标准并公开于国家标准的情形认定为“未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开”。这与案例1和案例3中因申请专利而造成的公开并无实质不同。

笔者认为,他人未经申请人同意而泄露而导致发明创造的内容公开中的泄露和公开很多时候不是“他人”一个人完成的,例如,其可能将发明创造的内容上传到了网络,发表了文章,或者申请了专利,此时,网站、期刊、专利公开说明书仅是“他人”泄露和公开的途径或载体,这些公开皆应属于他人未经申请人同意而泄漏其内容。

三、要求不丧失新颖性的宽限期的程序和证明文件

专利审查指南第一部分第一章第6.3.3节规定了申请人提出不丧失新颖性的宽限期的声明的时间期限及提供证明材料的内容。申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容,若申请人在申请日前已获知,应当在提出专利申请时在请求书中声明,并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的,应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明,并附具证明材料。

在上面的案例4中,北京市高级人民法院对获知或得知他人未经申请人同意而泄露其内容的时间给出了宽泛的解释,从而申请人可以在更长的时间内提出声明和准备证明材料。但是,笔者认为,出于安全的考虑,申请人应当利用指南里规定的两个月的期限积极收集、整理证据和准备证明材料,而一旦该两个月即将到期,无论证明材料是否充分都可以(提出要求不丧失新颖性的宽限期的声明)和提交证明材料。这一方面满足了指南规定的两个月的期限,另一方面,依据指南中的规定“审查员认为必要时,可以要求申请人在指定的期限内提交证明材料”,即使审查员认为申请人提交的证明材料不符合要求或不充分,申请人仍有补充提交/补正证明材料的机会。

如果专利权人在无效程序中得知可能引发不丧失新颖性的宽限期的公开的情况,专利权人应当及时向专利复审委员会提出不丧失新颖性的请求并积极准备和提交证据。

专利审查指南第一部分第一章第6.3.3节规定,“申请人提交的关于他人泄露申请内容的证明材料,应当注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容,并由证明人签字或者盖章”。除此之外,指南未给出证明材料的形式及内容的进一步的要求和指引。

笔者认为,证明材料应将申请内容的泄露日期、泄露方式和泄露内容写清楚,泄露内容应直接是可能引发不丧失新颖性的公开的内容或者与该公开的内容密切相关。

例如,在上面的案例1中,证明材料写明了合作伙伴在何时(泄露日期)通过何种方式(泄露方式)从申请人那里获得了哪些资料(泄露内容),而且代理人通过意见陈述将这些资料(泄露内容)与合作伙伴申请专利的内容进行了对比,以证明合作伙伴申请的专利的说明书(包括附图)直接来源于其从申请人那里得到的资料。

指南里的上述对证明材料的要求里没有提到保密协议,但是,显然地,该证明材料最好能够附具保密协议,或者有泄露人或证明人对保密义务的证明,或者附有申请人关于泄露人负有保密义务的说明。如果是泄露人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容的,应当附具适当的证明或说明。

指南里规定了“由证明人签字或盖章”,而没有具体规定或列举什么人能够成为证明人。

笔者认为,证明人应视个案而定。在上面的案例1中,申请人能够找到泄露人(合作伙伴)为其提供证明材料,那么这无疑是证明力很强的证明材料,可以由证明人(合作伙伴(公司))盖章及直接经手人(从申请人那里获得技术资料的人)签字。

在上面的案例2中,由于百度文库上仅有泄露人的网名,申请人联系该泄露人客观上存在困难,但是,申请人仍应积极联系泄露人。例如,(如果可能的话)通过发送站内信息给泄露人(文档的上传人),或者联系网站要求向申请人批露上传人的注册信息和/或联系方式。

在该案例2中,泄露的PDF的首页清楚地载明有申请人的名称和该发明专利的一个发明人的姓名,可以推定该资料来源于申请人的发明人。在不能成功联系到泄露人或者泄露人不愿出具证明材料的情况下,可以由技术交流的主办者和/或参加人出具证明材料,证明申请人的发明人在何时(泄露日期),通过何种方式(技术交流,即泄露方式)向何人(技术交流的参加人)批露(演示和/或发放或电子传输)了什么内容(泄露内容,即泄露人上传的PDF文档)。并且,申请人或证明人应当证明泄露人(技术交流的参加人)负有保密义务,例如,提交保密协议,提供发明人要求了技术交流的参加人对交流内容保密的音视频资料,证明人对技术交流的参加人负有保密义务的证明。

当然,在上述案例1和案例3中,要求不丧失新颖性的宽限期不是唯一的处理方式。还可以通过专利申请权、专利权归属的调解、司法确认和转让来使在先的专利申请或专利回归真正的发明主体。

(来源:林达刘知识产权)

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