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关于专利实审程序中“修改”的那些事

态度讨论

2021-03-01 13:59:38

专利实审程序 权利要求的修改 专利复审阶段

钻瓜导读:专利实审程序中的重点之一在于权利要求的修改,如果碰到令人纠结的修改情况,该如何快速而正确地抉择。以下,笔者分享自己在实审处理实践中的8个经验。

专利实审程序中的重点之一在于权利要求的修改,如果碰到令人纠结的修改情况,该如何快速而正确地抉择。以下,笔者分享自己在实审处理实践中的8个经验。

01 OA答复修改之,是否可以增加新的从权?

笔者经验:完全OK。
虽然《审查指南》(第二部分第八章 5.2.1.3(4))中明确规定了不可以增加新的从权。然而,在OA答复实践中,对于“新加入从权”的修改,审查员通常是予以接受的。
这可能是基于从属权利要求的保护范围是落入到独权的保护范围的前提下。即,鉴于独权已经确定了最大的保护范围,而无论怎样修改其从属权利要求,对应技术方案的最大保护范围始终不会发生改变,因此这种增加从属权利要求的修改并没有超出原始记载的范围,所以审查员通常是会允许这种修改的。

笔者建议:当申请人在OA答复过程中存在想要增加新的从属权利要求的需求时,不妨可以大胆地增加,以获得期望保护的技术方案。

02 OA答复修改之,是否可以增加新的独权?

笔者经验:不是很乐观,需要看情况。

不同于增加新的从权,对于增加新的独权,审查员并不是同样抱有宽松的态度,而是通常严格按照《审查指南》(第二部分第八章 5.2.1.3(3))的规定进行。通常,是否可以得到审查员的认可取决于新限定的技术方案是从原始权利要求中提取,还是从说明书中重新提取。

一方面,如果新的独立权利要求是从原始从属权利要求的技术方案演变过来,则即使新增了一个新的独权,但是整体权利要求所限定技术方案的保护范围实际上没有改变,仅仅是限定方式发生了变化。这样的修改是可以被审查员认可的。

另一方面,如果新的独立权利要求是基于说明书中的记载而重新形成的,那么通常审查员不会予以接收。由于这种修改已经扩大了原始权利要求所限定的保护范围。当一件申请进入到实审阶段时,其原始保护范围已经确定,即审查员认为申请人已经明确了该专利申请所要保护的技术方案及其限定的范围,所以在OA答复中进行扩大范围通常会遭到审查员的拒绝。

笔者建议:想要保护的技术方案范围应尽量在申请撰写阶段得到充分确定,并且可以考虑先把保护范围进行最大化的限定,以便于后期具有进行各种修改的余地。

03 OA答复修改之,是否可以修改独权/从权,使其保护范围变大?

笔者经验:同上述相同理由。

与上述增加独立权利要求/从属权利要求的思想是一致的。即,对于从属权利要求的任何修改,审查员通常给予接收。然而,对于独权,则需要考虑修改后的限定范围。如果修改后的范围明显大于原始范围,则将不被接收。

笔者建议:同上述相同建议。

04 OA答复修改之 是否可以加入完全未被原始记载的技术内容?

笔者经验:并不是绝对不可以。

虽然《专利法》第三十三条规定了,对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,否则被认定为修改超范围。

然而,在某些情况下,这种修改也是有可能得到审查员的认可的,而非会被一概而论的否定。由于专利法规定的是不超出原始记载的范围,而范围有时不仅仅局限于原始记载的内容本身,还包括记载内容所涵盖的隐藏范围。所以,如果想要新加入的内容落入在隐藏范围内,那么加入这些特征将完全符合《专利法》第三十三条的规定。

笔者建议:当进入实审的申请文件的确存在缺陷,而导致不得不加入未被原始记载的内容时,申请人不妨可以尝试大胆加入这些特征来克服问题。但是,前提在于,应当在意见陈述中清楚地分析出这些特征落入到原始公开范围内的详细理由,以有力地说服审查员而加快审查员的认可时间,从而加快审查进程。

05 OA答复修改之 是否可以增加未被记载的数值?

笔者经验:完全不OK。

在中国专利审查实践中,审查员对于涉及到数值的修改通常较为严格。权利要求中的修改后的数值必须是明确记载在申请文件中的数据并且处于原始范围内,而不能仅仅是被原始范围所保护的数值(《审查指南》第二部分第八章 5.2.2.1(2))。否则,将被审查员认为是修改超范围而不予接收。

笔者建议:数值的修改有时会影响到一个专利申请的新创性判断。可以在申请文件的撰写阶段较全面地在说明书中记载想保护的数值范围内的多个代表性数值,以为后续阶段提供更多的修改可能性。此外,如果涉及到试验数据和结果,也可以考虑将试验数据列表在说明书中,以提供更多的修改基础。

06 OA答复修改之 通知书中的未驳回权项是否被审查员认定可授权?

笔者经验:审查意见有时也可能情绪化。

这种情况直接可以确定的是,至少在当前阶段审查员是认可未驳回权项的新创性的。当然,在大多数的审查实践中,在后续阶段也是仍然被认可的。但是,必须说明的是,也同样存在审查员在后续阶段进行了新的检索或者有了新的判断,而导致又否定了该权项新创性的可能性,只是这种可能性相对较少。

笔者建议:对于未驳回权项,在加速审查进度方面,申请人完全可以考虑加入未驳回权项而解决新创性问题。如果在后续审查进程中,审查员重新驳回了该权项,申请人也可以把该权项重新写回从属权利要求,来避免无必要地缩小保护范围。

07 收到“授权通知书”之后,是否还可以修改权利要求?

笔者经验:已经与审查员确认,答案是否定的。

根据中国专利审查实践,专利权人只有在无效程序中才有机会修改原始授权文本。也就是说,收到“授权通知书”后,没有可能修改权利要求。

笔者建议:如果申请人想在授权后进行修改,无非是保护的技术方案不理想,或者权利要求中存在一些小的错误未被更正。对于前者,只能是在前期阶段做足工作来规避失误,或者可以考虑申请分案来达成目的。对于后者,形式上的错误即使存在,但不会影响本领域技术人员对技术方案本身的理解,所以保护范围实际上并不会收到影响。因此,即使没有修改成功,但是不会影响后期的专利稳定性。

08 申请被驳回之后的可执行程序以及相应的持续时间

笔者经验:驳回之后的程序还是相当重要的。

收到“驳回决定”之后,申请人可以进行“复审请求”程序(可以在收到“驳回决定”后的三个月内提交)。这之后,申请人通常仅具有2次修改机会,所以需要充分把握住。

第一次修改时机,提交复审请求时。然后,该修改方案首先经过原审查员进行审查(即,前置审查)。通常审查时间为1个月,如果这1个月内没有收到“复审决定书”,这表示原审查员没有接收该修改方案,然后案件正式进入复审阶段,由复审委的审查员组成的合议组进行审查。

值得一提的是,如果原审查员没有接收这次的修改方案,那么很大的可能是合议组也不会接收,则会下发“复审通知书”。仅有极少的情况下,合议组会直接撤回原审查员的驳回决定,而直接下发“撤驳”的复审决定。

第二次修改时机,提交针对“复审通知书”的答复时。通常,在正式进入复审程序的0.8~1.5年之后,可以收到“复审通知书”。并且,提交复审答复之后的6个月左右可以收到“复审决定书”。

笔者建议:复审阶段中的两次修改尤为重要,很大程度上,最终是否可以撤回驳回决定取决于提交的修改方案。而在确定修改方案方面,更换思路是尤为重要的。即,由于先前的争辩思路已经不被审查员认可,那么继续按原有思路,很大概率仍然是失败。此时,重新寻找新的区别点,并且将新旧区别点进行结合说明,往往可以更容易说服审查员。因此,如果能以新的角度来修改权利要求,则会提高收到撤驳的概率。

(来源:IPRdaily中文网)

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